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大学研究者向け_知っておくと役立つ特許権の基礎知識

大学研究者も自身の研究を実用化したり、企業に活用してもらう、ということを考えたとき、知的財産権についての話題がよく出てきます。実際の詳しい話は大学の知的財産部門や特許事務所などに相談すれば良いですが、最低限知っておくと良いことをまとめました。ご参考ください。

 

■特許とは
知的財産権には著作権や商標など様々な権利がありますが、代表的な権利として特許権があります。特許は、発明したアイディアを権利化し、他社に使わせないようにしたり、あるいはライセンスにより使用料を得ることができます。国内で特許化するには所定の書類を作成し、特許庁に出願を行い、その後審査審査請求を行います。発明したアイディアが特許化できる可能性があるかは、特許調査や請求項をどうすべきかなどの専門的な要素がありますが、そのあたりは知的財産部門で対応いただけるケースが多いです。

 

大学で発明した特許の場合、ライセンスを行うケースが多いです。ライセンスには、大きく通常実施権、専用実施権があり、通常実施権は複数の企業を対象にライセンスをする契約です。専用実施権は特定の企業のみを対象にライセンスをする契約です。ライセンスを受けた企業は独占的に権利を行使できます。細かくは独占的通常実施権と呼ばれる権利があったり、通常実施権と専用実施権で差し止め請求/損害賠償請求の権利の有無などで違いがありますが、ここでは省略します。

 

また、大学のみが特許権を持つ単独特許、企業等(他、他大学や研究機関等)と共有で特許権を持つ共有特許があります。共有特許は企業との共同研究契約を経て生じることが多いですが、持ち分や不実施補償などの話が生じがちです。関心がある方は下記をご参照ください。

大学との共同研究契約書のポイント/心得

 

■出願
特許権を取得するためには、発明の内容と権利化を希望する情報(請求項など)を記載した所定の書類を特許庁に提出(出願)します。専門的な文書となるため、多くの場合、弁理士を有する特許事務所を介して出願します。(発明者個人が明細書を作成したり、特許事務所を介さずに出願することも可能です。)
請求項をどうするか、特許になりうるか、特許調査をもとにした従来の特許との違い、など様々な要素を検討する必要があり、初めての方は相談することをお勧めします。(知的財産部門が整備されている大学であれば、知的財産部門に弁理士資格を有する専門の方がいるケースもあります)

 

なお、提出した書類は、18か月後に公開特許公報として「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat」(工業所有権情報・研修館のホームページ)に公開されるので、留意する必要があります。

 

■審査請求
出願しただけでは特許権利化にはならず、審査請求を行う必要があります。審査請求は出願から3年以内に行う必要があります(期限を過ぎると権利化はできなくなります)。審査請求を行ってもすぐに審査が始まるわけではなく、待つ必要があります。早期審査制度などを活用すればより早く審査が始まる可能性があります。審査後も拒絶理由通知が届き、意見書・補正書等で反論する必要が生じるケースがあります。その対応を続け、最終的に審査官による特許を認める査定が行われれば、権利化されます。

 

■職務発明
大学の研究者が発明した特許を受ける権利の帰属先が大学になるか、発明者個人になるかはその大学の職務発明規定によります。職務発明とは、大学研究者が所属機関における職務の一環として実施した研究による発明であれば、その発明に係る特許を受ける権利の帰属先は機関のものであるという考え方です。
この考え方は多くのケースで尊重され、一般的には大学に帰属します。一方、特許法改正後の第35条第3項では発明者に帰属するという考え方も示されています。

 

出典:文部科学省ホームページ 大学等における職務発明等の取り扱いについて
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu16/007/houkoku/1369054.htm

 

出典:特許庁ホームページ 大学等における特許法第35条第3項の運用について
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/11.pdf

 

■発明が生じたときの権利化に向けた学内手続き
多くのケースでは発明届を所属する大学に提出し、出願するかの判断を学内の知的財産部門等で行います。先ずは学内の知的財産部門あるいは産学連携部門等に相談しましょう。前記の職務発明の取扱いと合わせて、発明奨励金の有無や、権利化・企業等へのライセンスに伴うライセンス収入が発生したときの研究者あるいは研究室への配分比率なども、規定されている場合は確認する必要があります。所属大学のライセンス実績や、企業とのライセンス事例(ライセンスフィーをどの程度としたか)なども参考となります。また、所属大学として出願しないという判断(非承継)になったとき、発明者個人として特許出願を行うこともあります。

 

■先願主義
先願主義とは、最初に特許出願を行った者に特許権を与える制度で、ほとんどの国で採用され、日本でも採用されています。この制度により、同じ発明内容について、発明を先に行ったとしても、出願が後になった場合、権利化が困難となってしまいます。この観点から、特に競争が激しい技術領域では発明が発生した時点で出願したほうが権利化の上で有利に働くことがあります(一方、アイディアだけでなく裏付けとなるデータを十分に収集してから出願するという考え方もあります)先発明主義という、最初に発明をした発明者に特許権を与える制度もありますが、最近ではほとんど採用されていません。

 

■特許法第30条適用(例外規定)
特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。よくある話としては学会発表や修論発表等を行う、発明内容をWebで掲載する、等が公開とみなされます。特許法第30条では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願をした場合には、公開してもその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定です。例外規定とも言われます。基本的な手続き要件としては下記のとおり特許庁から示されています。
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発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、
(1)出願と同時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、
(2)出願から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する、
必要があります。
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手引きやQ&A集など詳しい資料は特許庁のホームページに掲載されています。

 

出典:特許庁ホームページ 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて
http://www.ip.uec.ac.jp/ipo/announcement/about30.html

 

出典:発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/files/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf

 

なお、例外規定は2018年6月9日に特許法改正が施行され、公開日から1年間に延長されました。

 

出典:特許庁ホームぺージ 発明の新規性喪失の例外規定が6か月から1年に延長されます
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm

 

■修論発表等における聴講者への守秘義務
卒論・修論等で不特定多数の聴講者に発表すると「公開した」とみなされます。一方、全聴講者に対して発表内容にかかる守秘義務の同意を得られれば、法律上「未公表」となり、新規性喪失の例外規定の適用の必要はなくなり、他国における権利化の制限もなくなります。

 

■学会発表/卒論/修論発表の公開日
実際の発表日より前に予稿集等発明内容に係るWeb公開などがあったときには、その日が公開日(予稿集の配布日)となります。

 

■PCT出願(国際特許出願)
海外での権利化を考慮した際、権利化したい国ごとに出願を行うことは多くの手間がかかります。そこで、PCT出願という制度があり、国際的に統一された出願文書(PCT/RO101)をPCT加盟国である自国の特許庁に対して提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができます。なお、この時点ではあくまで出願であり、権利化を行うためには、権利化したい国ごとに「国内移行手続き」という処理を行う必要があります。

 

PCT出願の期限は、国内特許出願から1年以内です。国内移行手続きの期限は、国内特許出願から30か月以内です。詳しくは下記をご参照ください。

 

出典:特許庁 PCT国際出願制度の概要
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm

 

出典:特許庁 PCT国際出願制度と手続きの概要
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tokkyo_jyouyaku.htm

 

他にもパリルートがありますが、ここでは割愛します。

 

■JST 国際出願の補助制度
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)では、知財活用支援事業として、国際出願の権利化に対する補助金制度を大学等研究機関向けに実施しています。審査があるため必ずしも補助を受けられるわけではありませんが、国際出願を行う際に活用できる可能性があります。

 

出典:科学技術振興機構
https://www.jst.go.jp/chizai/pat/p_s_00summary.html

 

■特許の権利化および保持に係る費用
特許の権利化までにかかる費用は、請求項の数や特許事務所の単価によって変わってきますが、出願費用の目安としては25-30万円程度、審査請求に係る費用は15~20万円程度です。特許を保持するためには年金を払う必要があります。年金の年額は年を重ねるごとに増えていきます。具体的な金額は下記をご参照ください。

 

出典:特許庁 産業財産権関係料金一覧
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm

 

PCT出願の費用は特許事務所によりますが30万円以上、国内移行手続きは翻訳も含むため1国あたり100万円以上を見込むのが妥当です。